【担当弁護士】

王喜毓

【キーワード】

民事／事由／商標侵害／二次公正購入／外国関連／知的財産権

【裁判の要点】

MCM社は代理人を通じて、某ショッピングモールの東XX号店から2回にわたり当該商品を購入しました。当該商品に印字された表示は原告が登録した商標と同一であり、訴えられた侵害商品はいずれもMCM社が登録商標として指定された第18類の商品に該当します。また、事業者は当該商品の合法的な出所を説明できず、その販売行為は原告の登録商標の専用権を侵害しているため、侵害の停止および損害賠償の法的責任を負うべきです。

商標法の規定によれば、故意に他人の登録商標の専用権を侵害する行為に便益を与えること自体が、他人の登録商標の専用権を侵害する行為に該当します。本件で問題となっている侵害商品を販売していた王某は、某商城の出店者でした。某貿易会社は、当該市場の開設者かつ管理者として、市場の営業秩序を維持し、消費者の合法的権益を保護し、商品の品質を確保する責任を負っており、また、出店者およびその販売する商品や提供するサービスについて検査・監視を行うなどの法的義務を有しています。MCM社が書面で某貿易会社に対し、当該出店ブースなどを含む経営者が当該市場内で侵害商品を販売している事実を明確に通知したにもかかわらず、某貿易会社は当該市場内で行われている侵害販売行為を制止するための効果的な措置を講じませんでした。その結果、MCM社が第二次の公証購入を行った際も、依然として王某が経営する当該出店ブースから侵害商品を購入することとなりました。したがって、某貿易会社は主観的にも、あるいは客観的にも、被告王某の出店ブースにおいて侵害行為が存在することを知っていたか、または知るべき状況にあったと認められ、客観的にはその経営場所および市場運営上の便益を王某に提供していました。そのため、某貿易会社の行為には過失があり、MCM社の登録商標の専用権を侵害する行為に該当します。また、王某による侵害行為によって生じた損害について、某貿易会社は連帯して賠償責任を負うべきです。

【基本的事案】

MCMブランドは1976年にドイツのミュンヘンで創業し、高級皮革製品やアクセサリーなどのデザイン・製造を行っています。MCM社は、 シリーズ商標の所有者、 商標は広く宣伝・使用され、中国本土を含む世界中で極めて高い市場認知度を誇っています。消費者に品質が保証された製品を提供するため、MCM社は直営販売ネットワークを通じてのみ自社製品を販売しており、この直営販売ネットワークには原告の公式ウェブサイトおよび同サイトに掲載されている専門店が含まれます。現在までに、MCM社は中国本土の主要都市に90店舗以上の専門店を展開しており、これらの店舗の立地はいずれも地元で有名な高級ショッピングモールです。中国本土の第一線都市および第二線都市に広がり、実体的な広報・販売の優れたプラットフォームを形成しています。

2016年2月25日、MCM社は代理人を通じて、某ショッピングモールの東XX号店舗で、原告が登録した商標を模倣した財布を1個購入しました。取引価格は人民元400元でした。

2016年4月18日、MCM社は某貿易会社に対し警告書を発送し、某モールの東XX号店が偽物を販売している事実を明確に通知するとともに、同貿易会社に対して、店舗による偽物販売を止めるための実効的かつ効果的な措置を講じるよう求めました。また、市場内で大規模な検査を実施し、MCM社が登録した商標を模倣した商品の販売を徹底的に取り締まり、市場内に二度とMCM社の登録商標権を侵害する行為が存在しないよう確保するよう要請しました。

2016年6月27日、MCM社は代理人を通じて、再び某ショッピングモールの東XX号店で、MCM社が登録した商標を模倣した財布を1個購入しました。取引価格は人民元400元でした。被告である某ショッピングモールの東XX号店は、原告の登録商標権を侵害する商品を販売しており、某貿易会社は管理義務を果たさず、東XX号店の侵害行為を容易にし、またその実行を助長しました。MCM社の合法的な権益を保護するため、当該事件を裁判所に提訴しました。

【裁判結果】

一、被告の王某および某貿易会社は、本判決が効力を生じた日から直ちに、原告MCMホールディングス株式会社（MCMHOLDINGAG）の登録商標第G623685号および第1927130号に対する専用権を侵害する行為を停止しなければならない。

二、被告王某は、本判決の効力が生じた日から10日以内に、原告MCMホールディングス（MCMHOLDINGAG）に対し、経済的損失および侵害行為の差し止めのために支出した合理的な費用を合わせて人民元5万元を賠償しなければならない。

三、被告の某貿易会社は、上記判決の第2項について連帯賠償責任を負う。

四、原告MCMホールディングス社（MCMHOLDINGAG）のその他の訴えを棄却する。

【裁判理由】

裁判所は、MCM社の登記地がスイスであり、侵害行為が中華人民共和国遼寧省瀋陽市で行われたと認定しました。MCM社が我が国の裁判所に訴訟を提起したことは、『中華人民共和国外国関係民事関係に関する法律適用法』第48条および第50条の規定に基づき、知的財産権の帰属、内容および侵害責任については、保護を求める地の法律が適用されるものと解釈されます。また、侵害責任については、当事者が侵害行為発生後に合意により裁判所所在地の法律を適用することも可能です。本件においては、中華人民共和国の法律を適用すべきです。

被告王某の行為が侵害に該当するかどうかについてです。MCM社は、登録番号G623685および第1927130号の注册商標権を取得しており、その合法的な権利は法律により保護されています。商標登録者の許諾を得ずに、同一の商品に登録商標と同一の商標を使用することは、登録商標権を侵害する行為に該当します。MCM社は代理人を通じて、某ショッピングモールの東XX号店から二度にわたり当該商品を購入しましたが、当該商品に印字された表示は、原告が登録した第G623685号および第1927130号の商標と同一であり、かつ訴えられた侵害商品はいずれもMCM社が登録商標として指定された第18類の商品に該当します。XX号店の経営者である王某は、当該商品の合法的な出所を説明できず、その販売行為は原告の登録商標権を侵害したものであり、侵害の停止および損害賠償の法的責任を負うべきです。

ある貿易会社が責任を負うべきかどうかについてです。我が国の商標法によれば、故意に他人の登録商標の専用権を侵害する行為に対して倉庫保管、運送、郵送、隠匿などの便宜を提供した場合も、他人の登録商標の専用権を侵害する行為に該当します。本件で問題となっている侵害商品を販売していた王某は、遼展服飾城の出店者であり、同市場の開設者および管理者である某貿易会社には、市場の営業秩序を維持し、消費者の合法的な権益を保護し、商品の品質を確保する責任があります。また、市場に入場した事業者およびその販売する商品や提供するサービスについて検査・監視するなどの法的義務も負っています。MCM社が書面で某貿易会社に対し、当該出店者らが自社の市場内で侵害商品を販売していることを明確に通知したにもかかわらず、某貿易会社は市場内で行われている侵害販売行為を制止するための有効な措置を講じず、その結果、MCM社が第二次の公証購入を行った際も依然として王某が経営する出店者から侵害商品を購入することとなりました。したがって、某貿易会社は主観的にもしくは客観的にも、被告王某の出店者が侵害行為を行っていることを知っていたか、あるいは知るべき状況にあったと認められ、客観的にはその営業場所および市場運営上の便宜を提供していました。そのため、某貿易会社の行為には過失があり、MCM社の登録商標の専用権を侵害する行為に該当します。したがって、王某の侵害行為によってMCM社が被った損害について、某貿易会社は連帯して賠償責任を負うべきです。某貿易会社が主張する、自らが関連する市場管理・監督義務を果たしたとの抗弁は、事実および法律上の根拠に欠けているため、裁判所はこれを認めません。

賠償額に関する問題について、MCM社は侵害により被った損失を証明する証拠を提出できなかったため、裁判所に対し、法定賠償方式を適用して、某百貨店東XX号店および某貿易会社の賠償額を定めるよう求めた。某百貨店東XX号店における侵害商品の販売数量および侵害による利益については明らかにできないため、本件では商標法第63条第3項の規定に基づき、法定賠償方式を適用して賠償額を定めるべきである。MCM社が登録した商標が高い知名度を有していること、また、某百貨店東XX号店が複数回にわたり侵害行為を繰り返しており、主観的に悪意があり、過失の程度が高いことなどを考慮し、適宜賠償額を決定する。MCM社が主張する侵害防止に要した費用については過大であるため、その合理的な部分のみを認める。

【関連条文】

中華人民共和国不法行為責任法

第2条 民事上の権利を侵害した場合、本法に従って不法行為責任を負うものとする。

本法でいう民事権益には、生命権、健康権、氏名権、名誉権、栄誉権、肖像権、プライバシー権、婚姻自主権、監護権、所有権、用益物権、担保物権、著作権、特許権、商標専用権、発見権、株式権、相続権などの人身的・財産的権益が含まれる。

第6条 行為者が過失により他人の民事上の権益を侵害した場合、その者は不法行為責任を負うものとします。

第9条 他人に侵害行為を教唆し、またはこれを助ける者は、行為者と連帯責任を負うものとする。

第十五 不法行為の責任を負う方法には主に以下があります：

（1）侵害の停止；

（6）損害賠償；

上記の侵害責任の負担方法は、単独で適用することも、併せて適用することも可能です。

中華人民共和国商標法（2013年改正）

第57条 次のいずれかの行為を行うことは、すべて登録商標の専用権を侵害するものとします。

（1）商標登録者の許可を得ずに、同一の商品にその登録商標と同一の商標を使用するもの；

（3）登録商標の専用権を侵害する商品を販売するもの；

（6）故意に他人の商標専用権侵害行為を助けるための便宜的条件を提供し、他人が商標専用権侵害行為を実施するのを助けること。

第63条 権利者が侵害により被った実際の損害、侵害者があげた利益、および登録商標の許諾使用料が確定しにくい場合には、人民法院は侵害行為の状況を踏まえ、300万元以下の賠償金を判決する。

中華人民共和国外国関係民事関係の法律適用法

第48条 知的財産権の帰属およびその内容については、保護を求める地の法律が適用されます。

第50条 知的財産権の侵害責任については、保護を求める地の法律が適用されます。また、当事者は、侵害行為の発生後に合意により裁判所所在地の法律を適用することもできます。

『最高人民法院による商標法改正決定施行後の商標事件の管轄および法律適用に関する解釈』

第9条 本解釈に別段の定めがある場合を除き、商標法の改正決定が施行された後に人民法院が受理した商標に関する民事事件で、当該決定の施行前に発生した行為が関与する場合には、改正前の商標法の規定を適用し、当該決定の施行前に発生して同決定の施行後も継続している行為が関与する場合には、改正後の商標法の規定を適用する。

【弁護士の見解】

筆者は、本件において某貿易会社の代理人として受任後、事件に関する書類を閲覧し、当事者に確認を取った上で、分析を行いました。その結果、本件における侵害事実が明確であると判断しましたが、問題は当方が管理義務を果たしたかどうか、および原告が請求する賠償額が妥当かどうかという点に絞られました。最終的に人民法院は当方に連帯責任を認定しましたが、代理人と人民法院が十分な意思疎通を行った結果、賠償額は当方にとって満足のいく水準まで引き下げられました。本件を通じて、商標侵害事件の代理業務についていくつかの示唆を得ることができましたので、ここに共有いたします。

（1）事件の受付

まず、事件の管轄裁判所を明確にすることが重要です。すなわち、どの裁判所で訴訟を提起し審理するか、侵害行為の発生地なのか被告の住所地なのかを確定しておく必要があります。これは後段の訴訟手続きを円滑に進めるために不可欠です。最高人民法院が商標法改正決定の施行後に示した『商標事件の管轄および法律適用に関する解釈』第3条によると、第一審の商標民事事件は、中級以上の人民法院および最高人民法院が指定した基層人民法院が管轄します。著名商標の保護に関連する民事・行政事件については、省・自治区人民政府所在地市、計画単列市、直轄市の管轄区域にある中級人民法院および最高人民法院が指定したその他の中級人民法院が管轄します。このことから、商標権者を代理する弁護士は、事件の管轄裁判所を十分に考慮する必要があります。まず第一に、当事者が訴訟を提起しやすい裁判所を選択することを検討すべきです。これにより、当事者の権利保護にかかるコストを抑えることができます。

（二）当事者の求めていることは何か

　　『不法行為責任法』によると、商標侵害事件では一般に、侵害の停止や損害賠償などの請求が行われます。具体的な案件においては、弁護士が事実を丁寧に分析し、依頼人が請求内容を正確に把握・具体化するよう支援する必要があります。

1. 侵害の停止範囲に関する問題。商標権紛争は、侵害の形態や範囲において多様性を有し、侵害が行われている商品に限らず、広告宣伝、ロゴ、企業ウェブサイト、直営店舗、販売代理店の店舗、専門加盟店舗などにも及ぶ可能性があります。そのため、訴訟請求においては、侵害を停止する対象となる内容およびその方法を明確に示す必要があり、漏れがないよう留意し、重複した訴訟を回避するとともに、一度の訴訟で類似の侵害問題を解決できるようにしなければなりません。

2. 損害賠償の問題について。『中華人民共和国商標法』の規定によれば、商標専用権を侵害した場合の賠償額は、権利者が侵害により被った実際の損失に基づいて定められます。実際の損失が困難な場合は、侵害者が侵害によって得た利益に基づいて定めることができます。また、権利者の損失または侵害者が得た利益がいずれも確定しにくい場合には、当該商標のライセンス使用料の倍数を参考にして合理的に定めるものとします。悪意ある商標専用権侵害で、その情状が著しい場合には、上記の方法により算定された賠償額の1倍から3倍の範囲内で賠償額を定めることができます。権利者が侵害により被った実際の損失、侵害者が侵害によって得た利益、および登録商標のライセンス使用料がいずれも確定しにくい場合には、人民法院が侵害行為の情状を考慮して300万元以下の賠償を判決するものとします。したがって、商標侵害による損害について原告が訴訟を提起する際には、相応の証拠を提出し、その経済的損失を立証する必要があります。ただし、こうした損失は一般に証明が難しいため、弁護士と当事者が十分に意思疎通を図り、効果的な方法を用いて経済的損失を確定することが重要です。

3.権利保護費用の問題について。この費用については、商標法に明確な規定があり、賠償額には、権利者が侵害行為を制止するために支払った合理的な費用が含まれるべきです。ここでいう合理的な費用とは、一般的に弁護士報酬、調査・証拠収集費用、公証料、事件受理費用などを指します。

　　（3）証拠の収集・整理、訴状の作成、証拠目録の作成を行い、提訴の準備を行う。

　　証拠収集の過程において、裁判で証拠を有効に使用できるよう、事前に公証役場と連絡を取り、侵害者に関する侵害証拠を収集し、公証の形式で保存した上で、それに応じた公証文書を作成することをお勧めします。また、商標権の帰属を証明するための適切な資料も準備しておきましょう。例えば、国家商標網に掲載された商標情報、商標登録証、商標譲渡証明書などです。本件では、原告側が公正な購入方法により、某ショッピングモールの東XX号店から2回にわたり当該商品を購入し、この方法で証拠を確定しました。その結果、人民法院が原告の訴えを支持するに至りました。

　　（4）事件受付後の裁判準備作業

　　裁判所が事件を受理し、開廷が確定した後、代理人弁護士が行うべき仕事は、裁判において被告の侵害行為が成立することをどのように証明するかにあります。筆者は、以下のような観点から着手することが有効だと考えます。

1. 被告が使用している商標が図形、文字、あるいはその両者の組み合わせであるかにかかわらず、原告の商標と同一または類似しており、それが偽物と誤認させ、視覚や聴覚を混乱させ、購入者の判断能力を妨げるに十分な程度に達しているかどうか。また、商標の発音についても原告の商標の発音と比較し、発音が同一であるか、あるいは中国語のピンインを英字に置き換えて混同を招いていないかを検討する。

2. 被告が商標を使用している製品が、原告の商標登録商品と同一または類似の商品であるかどうか。類似の商品とは、機能、用途、生産部門、販売ルート、消費者対象などにおいて同一であるか、あるいは関連する一般公衆が一般的に特定の関連性を有し、混同を招くおそれがあると認める商品をいう。

3. 被告が商標権を侵害した主観的意図。被告が原告の商標権を侵害した根本的な理由は、商業的利益にあり、その目的は購入者からの信頼を高めること、便乗すること、および原告ブランドが業界内で持つ知名度を利用して自社商品を間接的に販売し、これにより利益を得ようとするものです。この結果、市場に混乱を引き起こし、商標所有者の合法的な権益を損なっています。

（5）事件の裁判終了後の弁護士業務

1. 書面による代理意見および補足意見を提出すること。一部の当事者および代理人は、裁判所での証拠提出・質疑応答を経た後、裁判所で代理意見を述べた時点で作業が完了したと誤って判断することがあります。このようなやり方は好ましくありません。適時、書面による代理詞や意見書を提出することは、裁判官が判決文を書く際に当事者の主張や事件の核心的な考え方を明確に把握するのに役立ち、裁判官の判断および裁判文書の作成を円滑にすることができます。

2.調停手続き。裁判手続において、答弁、証拠調べ、弁論を経た後、両当事者は当該事件の最終的な進展方向を明確に把握しているはずです。裁判所が調停を組織する場合、両当事者は調停に至る可能性があります。そのため、依頼人にとって有利な場合には、代理人弁護士は速やかに当事者に対しメリットとデメリットを説明し、積極的に調停を促進することが、事件の円滑な終結に寄与し、調停制度の重要な役割を発揮することになります。